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案例解读 | 专利无效宣告程序中突破审查指南规定的权利要求修改方式

2021-04-14 09:34 · 作者:知产力   阅读:3857

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法院对《专利审查指南》进行解读时,有时也并不完全局限在指南中所列出的具体方式,而是落脚在对于权利要求修改的原则性规定上。


作者 | 张晓霞 黄文杰  北京市金杜律师事务所
编辑 | 衔蝉




在中国,发明专利和实用新型专利获得授权后,除了无效宣告程序,权利人并没有其他主动修改权利要求的机会。在专利被提起无效宣告请求之后,权利人收到无效宣告请求书及证据的一个月内,权利人有机会针对无效宣告请求来修改权利要求,但是权利要求的修改方式受到严格限制。


《专利法》第33条规定了专利申请过程中修改的基本原则,即“对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”,《专利法实施细则》第69条规定了无效宣告请求审查过程中权利要求修改的基本原则,即“在无效宣告请求的审查过程中,发明或实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围”。这些原则性规定也体现在作为部门规章的现行有效的2010版《专利审查指南》第四部分第三章4.6节,具体如下:




(1)不得改变原权利要求的主题名称;

(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。





在2010版指南的历次修改中,这些原则性规定没有进行过修改。





一、《专利审查指南》关于权利要求修改方式的相关规定





在上述原则性规定下,具体的可以接受的权利要求的修改方式曾进行过修改。2017年发布的国家知识产权局第74号令对2010年版《专利审查指南》进行了修改(见下表),在保留“权利要求的删除”、“技术方案的删除”的基础上,新增了“权利要求的进一步限定”、“明显错误的修正”两种修改方式,这种修改也是在权利人强烈的希望在授权后能有更为灵活的权利要求修改方式的呼声下进行的,体现了对权利要求的修改方式由严格趋于宽松的趋势。


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在审查实践中,国家知识产权局对于可以接受的权利要求的修改方式要求非常严格,通常都限于上述4.6.2中所给出的具体方式。对于不满足上述修改方式的权利要求修改,一般都不予接受。然而在审查/司法实践的个案中,突破上述修改方式的情形屡有出现,有的修改方式被接受,有的被驳回。笔者梳理了这些案件,期望通过这些案件所反映的问题,总结出在无效宣告程序中,哪些突破《专利审查指南》限制的权利要求修改方式是可以接受的,以期为无效宣告程序中权利要求的修改以及专利无效行政纠纷案件的策略给出指引。




二、突破《专利审查指南》限制的尝试




2.1 权利要求修改未被接受的情形


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案例一、艾利森电话股份有限公司与专利复审委、华为技术有限公司发明专利权无效行政纠纷案


案号:(2013)高行终字第1737号


裁判时间:2016年12月13日


权利要求修改方式:(以权利要求1为例)


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裁判要旨


权利要求的修改不能导致对技术方案的内容进行实质性改变


权利要求的保护范围是由权利要求中记载的全部内容作为一个整体限定的,因此,判断专利权人对权利要求的修改是否符合专利法实施细则的上述要求,亦应当从技术方案的整体予以把握。对权利要求修改是否合法的审查,不仅要从其所保护的范围大小入手加以判断,而且更要从专利法的立法目的入手,注意其所请求保护的技术方案的实质内容是否发生变化。如果修改后的技术方案的保护范围虽有缩小,但技术方案的内容已发生实质性改变的,则应当将此种修改后的技术方案视为不同于原权利要求的新的技术方案,相应地也不应在无效宣告请求审查程序中接受专利权人的此种修改。


二审法院认为,“虽然从文字表述上看,此种修改方式只是对技术方案中的候选目标基站数量进行了限缩,似乎不仅没有扩大原专利的保护范围,反而是缩小了原专利的保护范围,但是,权利要求1、4、5所限定的技术方案,理论上包含了仅由一个候选目标基站即可实现其发明目的的技术方案,这与至少由两个候选目标基站方能实现上述发明目的的技术方案显然不同,二者在性质上有本质区别。而且,从表述方式看,权利要求1、4、5亦不属于采用并列选择法概括的权利要求,不存在可以删除而不影响权利要求实质内容的等效的技术方案。因此,艾利森公司对权利要求1、4、5的修改不符合专利法实施细则的要求,专利复审委员会以本专利的授权公告文本作为审查文本并无不当。”


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案例二、浙江省医学科学院、国家知识产权局专利复审委员会发明专利无效行政纠纷案


案号:(2015)京知行初字第2006号


裁判时间:2016年05月27日


权利要求修改方式


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裁判要旨


对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的。


本案中,浙江医科院将涉案专利授权公告文本的权利要求1删除,将权利要求2和3合并,同时将重氮化步骤中的硫酸浓度由“1%-30%”修改为“1%到20%”。但是,涉案专利原始说明书和权利要求针对重氮化步骤中的硫酸浓度仅记载了“优选硫酸,其浓度从1%-30%,其中优选5%到10%”、“5%硫酸250ml”、“所述酸性介质为浓度从1%-30%无机酸”,未记载端值为20%的硫酸浓度,且根据涉案专利原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图亦无法直接地、毫无疑义地得出重氮化步骤中数值范围为“1%到20%”的硫酸浓度,故浙江医科院修改后的涉案专利权利要求不符合我国专利法第三十三条的规定,专利复审委员会未接受浙江医科院修改后的涉案专利权利要求并无不当。


2.2 权利要求修改被接受的情形


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案例三、国家知识产权局专利复审委员会与江苏先声药物研究有限公司、南京先声药物研究有限公司、李平发明专利无效行政纠纷申请再审案


案号:(2011)知行字第17号


裁判时间:2011年10月08日


权利要求修改方式


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裁判要旨


仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改,使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚,缺乏合理性。况且,《审查指南》规定在满足修改原则的前提下,修改方式一般情况下限于前述三种,并未绝对排除其他修改方式


本案中,尽管原权利要求中1:10-30的技术方案不属于典型的并列技术方案,但鉴于1:30这一具体比值在原说明书中有明确记载,且1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比,本领域普通技术人员在阅读原说明书后会得出本专利包含1:30的技术方案这一结论,且本专利权利要求仅有该一个变量,此种修改使本专利保护范围更加明确,不会造成其他诸如有若干变量的情况下修改可能造成的保护范围模糊不清等不利后果,允许其进行修改更加公平。


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案例四、“具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其药用制剂”发明专利权无效宣告请求案


决定号:第24591号无效宣告请求审查决定书


决定日:2014年12月10日


权利要求修改方式


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决定要旨


尽管专利权人对权利要求1所作的上述修改不属于并列技术方案的删除,但是,修改后的具体化合物不仅在专利说明书中有明确记载,而且其属于本专利的发明核心所在。如果允许专利权人进行上述修改,则能够更加充分地体现专利制度鼓励发明创造的立法本意,并且有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质;同时,鉴于修改后的具体化合物在专利说明书中已被作为专利核心内容公开并在其保护范围之内,允许上述修改也不会带来公示性方面的问题;因此,上述修改并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷,应可以作为例外情形而被接受。


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案例五、陈晓庭、武汉源生铁路配件制造有限公司实用新型专利无效行政纠纷二审案


案号(2017)京行终4464号


裁判时间:2017年11月30日


权利要求修改方式


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裁判要旨


专利法实施细则及审查指南对无效过程中权利要求的修改进行限制,其原因一方面在于维护专利保护范围的稳定性,保证专利权利要求的公示作用;另一方面在于防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到涉案专利的权利要求中,从而为在后发明抢占一个在先的申请日。


本案中,端点值1500毫米删除,该点值在原权利要求书和说明书有明确的记载,修改后的数值范围仍在原权利要求书和说明书的数值范围之内,既未超出原说明书和权利要求书记载的范围,亦未扩大原有的保护范围。武汉源生公司的上述修改未违反专利法及专利法实施细则的相关规定,也符合专利审查指南中关于修改原则的规定。此外,武汉源生公司请求删除端点值的修改亦不属于专利审查指南第二部分第八章5.2.3.3中所规定不允许修改的情形。故该修改没有超出原说明书和权利要求书的范围。


案例六、汕头经济特区超艺螺丝工业有限公司、国家知识产权局专利复审委员会实用新型专利权无效宣告行政纠纷二审案


案号:(2016)京行终485号


裁判时间:2016年3月11日


权利要求修改方式


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裁判要旨


《专利法实施细则》及《专利审查指南》对无效宣告程序中专利权人对权利要求书的修改方式进行了限制,目的是防止专利权人通过事后修改扩大已经公示的权利保护范围。


本案中,本专利有效的权利要求及说明书均明确记载了“螺钉体尾部呈断尖状,为35°±5°束尾”这一技术特征,该束尾角度当包括“40°”这一数值。将超艺公司修改后的本专利权利要求3与本专利维持有效的权利要求及说明书相比,仅仅去除了“40°”这一端点,仍在原始文本的数值范围之内,未扩大原有的保护范围,亦未形成新的技术方案。故超艺公司将本专利权利要求3修改为“所述螺钉体尾部呈断尖状,为大于等于30°并小于40°束尾”,属于技术方案的删除,即删除了原权利要求书包括的“螺钉体尾部呈断尖状,为40°束尾”技术方案,既未超出原说明书和权利要求书记载的范围,亦未增加未包含在维持有效的权利要求书中的技术特征,因此,超艺公司的上述修改未违反《专利法实施细则》及《专利审查指南》的相关规定。


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案例七、上诉人阿尔法拉瓦尔股份有限公司与被上诉人国家知识产权局,原审第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷案


案号:(2019)最高法知行终19号


裁判时间:2019年12月15日


权利要求修改方式


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需要特别说明的是该案件中所针对的无效决定书的作出时间是2016年8月3日,当时《专利审查指南》中可以接受的修改方式还限于“权利要求的删除和合并”,而不包括“进一步限定”。在案件的行政诉讼进行过程中,《专利审查指南》进行了修改,自2017年4月1日起可以对权利要求作“进一步限定”的修改。本案二审判决作出的时间是2019年12月15日,二审法院接受了无效宣告请求审理过程中权利人所作的进一步限定的修改方式。


裁判要旨


专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求


无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制,应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的,兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献,不宜对具体修改方式作出过于严格的限制,否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。


权利要求修改是否扩大原专利保护范围的比对基准


专利无效宣告程序中,当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时,判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围,应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准,而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。





三.小结与展望





2017年修改的《专利审查指南》新增了“权利要求的进一步限定”的修改方式,这种修改方式允许专利权人将其他权利要求中记载的一个或多个技术特征补入权利要求,以缩小其保护范围,这对于专利权人修改权利要求的方式赋予了更多的灵活性,但总体上还是受到严格限制。在审查实践中,对于权利要求的修改,通常限于《专利审查指南》中的具体列出的修改方式。


但是如上述案例所展示的,在多个涉及数值范围的案例中,在满足(1)修改不超出原始申请文件的范围、(2)修改没有扩大原权利要求保护范围这两项前提条件的情况下,对于权利要求的修改突破了《专利审查指南》中所允许的修改方式,裁判者接受了例如将端点值删除或者将数值范围在原来权利要求书所限定的范围内进一步限定的方式(新限定的端点值应该在实施例中有记载)。特别是在第24591无效宣告请求审查决定中,国家知识产权局在行政程序中,甚至接受了将马库什结构式修改为具体化合物的修改方式,尽管这只是个案,却可以看出行政机关在扩大可接受的权利要求修改方式、赋予权利人更多修改空间方面的一个有利探索。


另外,在前述案例七中,最高人民法院援引了2017年修改版《专利审查指南》,将其适用于审查指南修改前的行政行为。即,法院在对行政机关部门规章新旧规定的适用上,并未遵循“从旧”原则,而是采用了从有利于权利人的角度的“有利”原则。


上述案例都说明了在行政程序以及后续的司法审查过程中,特定情形下可以突破国家知识产局的部门规章的规定,法院对《专利审查指南》进行解读时,有时也并不完全局限在指南中所列出的具体方式,而是落脚在对于权利要求修改的原则性规定上。这也为专利权人在无效程序中增加了修改权利要求的其他可能性。个案中,在不损害原专利的公示效力、不影响社会公众基于授权文本而产生的信赖利益的情况下,从有利于保护发明人的利益,推动全社会的创新动力角度出发,可以考虑尝试一些对于权利要求修改方式的新突破。



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